Получили предварительный отказ Роспатента?

К нам обратился заявитель после получения предварительного отказа Роспатента по заявке на товарный знак STELLA в отношении товаров 19 класса МКТУ.
Экспертиза указала, что обозначение сходно до степени смешения с несколькими ранее зарегистрированными и ранее поданными товарными знаками. Среди противопоставлений были как российские регистрации, так и международная регистрация.
Роспатент сослался на пункт 6 статьи 1483 ГК РФ и указал, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано для заявленных товаров 19 класса.

Что осложняло ситуацию
Проблема заключалась в том, что противопоставленные обозначения были фактически тождественны словесному элементу STELLA.
Кроме того, экспертиза первоначально посчитала товары однородными, поскольку все обозначения были зарегистрированы в 19 классе МКТУ.
На первый взгляд ситуация выглядела крайне рискованной.

Что мы сделали
1. Проверили актуальность противопоставленных знаков
В ходе анализа было установлено, что:

• одна из противопоставленных заявок была признана отозванной;
• один из товарных знаков прекратил действие.

Эти противопоставления удалось снять.

2. Сузили перечень товаров
Мы отказались от части товаров и сформировали более узкий перечень, сосредоточенный на:

• дверях;
• окнах;
• паркете;
• панелях;
• отделочных материалах;
• элементах внутренней отделки помещений.

Это был важный этап стратегии, поскольку он позволил дистанцировать товары заявителя от товаров противопоставленного международного знака.

3. Доказали неоднородность товаров
Основной акцент был сделан на различии сфер применения товаров.
Мы показали, что противопоставленный знак использовался для:

• кирпича;
• строительных смесей;
• огнеупорных материалов;
• каменных и керамических строительных материалов.

Тогда как товары заявителя относились преимущественно к:

• внутренней отделке;
• дверям;
• панелям;
• напольным покрытиям;
• деревянным и пластиковым изделиям.

В ответе мы подробно расписали различия:

• по назначению товаров;
• по материалам изготовления;
• по каналам реализации;
• по кругу потребителей;
• по взаимозаменяемости.

Также была использована классификация ЛЕКСИНТУ для демонстрации того, что товары относятся к разным родовым категориям.

4. Усилили позицию за счет графических отличий
Заявленный знак был комбинированным и содержал:

• оригинальный графический элемент;
• цветовое исполнение;
• стилизованное изображение башни и звезд.

Мы сделали акцент на том, что:

• обозначения создают разное общее зрительное впечатление;
• отличаются по композиции;
• отличаются по цветам;
• имеют различный характер исполнения.

Результат
Удалось подготовить мотивированный ответ на уведомление Роспатента, снять часть противопоставлений и существенно усилить позицию заявителя по оставшимся основаниям отказа.
Кейс показал, что даже при наличии тождественного словесного элемента предварительный отказ не всегда означает окончательный отказ в регистрации.
Во многих случаях ключевую роль играет грамотная стратегия:

• ограничение перечня;
• анализ однородности товаров;
• работа с графической частью обозначения;
• актуальная проверка противопоставленных прав.

Кейс: как удалось преодолеть предварительный отказ Роспатента по товарному знаку AVVADENT
Ситуация
К нам обратился заявитель после получения предварительного отказа Роспатента по заявке на товарный знак AVVADENT для услуг 44 класса МКТУ.
Экспертиза посчитала, что обозначение сходно до степени смешения с ранее поданной заявкой ADVADENT в отношении однородных медицинских и стоматологических услуг.
Роспатент указал, что регистрация невозможна на основании пункта 6 статьи 1483 ГК РФ.
Ситуация осложнялась тем, что:

• оба обозначения использовались для услуг 44 класса;
• оба знака содержали элемент «DENT»;
• слова имели схожую конструкцию и начинались с одинаковой буквы.

Что мы сделали
1. Смещали акцент с отдельных букв на общее восприятие знака
Основная задача заключалась в том, чтобы показать:
потребитель воспринимает обозначения целиком, а не сравнивает отдельные совпадающие элементы.
В ответе мы подробно указали, что:

• совпадение элемента «DENT» само по себе не означает смешение;
• обозначения создают разные ассоциации;
• визуальное и смысловое восприятие знаков отличается.

2. Подчеркнули различия графических элементов
Оба обозначения были комбинированными, но имели принципиально разные визуальные решения.
Мы обратили внимание экспертизы, что:

• в противопоставленном обозначении использовался графический элемент в виде дерева;
• в заявленном обозначении — абстрактная ломаная линия.

Также были подробно раскрыты различия в ассоциациях:

• дерево воспринимается как символ природности и натуральности;
• графика AVVADENT создает совершенно иной визуальный образ.

3. Раскрыли различное смысловое восприятие обозначений
В ответе мы показали, что обозначения воспринимаются по-разному даже на ассоциативном уровне.
Для противопоставленного обозначения акцент делался на восприятии элемента «ADVA» как производного от идеи защиты.
Для AVVADENT был сделан акцент на необычном сочетании букв «VV», которое:

• визуально привлекает внимание;
• формирует самостоятельное восприятие бренда;
• создает оригинальный и запоминающийся образ.

4. Дополнительно использовали аргумент о фактическом позиционировании
Мы также указали, что противопоставленная заявка фактически планировалась к использованию для зубной пасты, тогда как заявитель использовал обозначение для медицинских услуг и стоматологической деятельности.
Это дополнительно снижало вероятность смешения в глазах потребителей.

5. Сделали акцент на поведении потребителей медицинских услуг
Отдельным аргументом стало то, что услуги 44 класса относятся к категории услуг, при выборе которых потребители проявляют повышенную внимательность.
Мы указали, что:

• медицинские и стоматологические услуги выбираются осознанно;
• пациенты изучают отзывы и информацию о клинике;
• вероятность случайного смешения существенно ниже, чем для товаров повседневного спроса.

Результат
После рассмотрения наших доводов Роспатент снял противопоставление и принял решение о регистрации товарного знака AVVADENT.
Заявка была успешно зарегистрирована в отношении услуг 44 класса МКТУ.

Что показывает этот кейс
Даже если обозначения:

• относятся к одному классу;
• имеют похожую структуру;
• содержат совпадающие элементы,

это ещё не означает автоматический отказ.

Во многих случаях ключевую роль играет:

• правильная стратегия ответа;
• анализ общего впечатления от знаков;
• раскрытие смысловых и визуальных различий;
• грамотная аргументация по восприятию потребителя.

Кейс: как удалось получить письмо-согласие от турецкой компании и преодолеть отказ Роспатента по товарному знаку САМОФИКС
Ситуация
К нам обратился заявитель после получения предварительного отказа Роспатента по заявке на товарный знак САМОФИКС для товаров 05 и 10 классов МКТУ.
Экспертиза указала, что обозначение сходно до степени смешения с международной регистрацией SOMAFIX, принадлежащей турецкой компании SOMA KIMYA SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI.
Противопоставленный знак имел международную регистрацию и охрану на территории России в отношении однородных товаров 05 и 10 классов МКТУ.
Роспатент указал на наличие основания для отказа по пункту 6 статьи 1483 ГК РФ.

Что осложняло ситуацию
Проблема заключалась в том, что:

• обозначения действительно были фонетически близки;
• оба знака относились к медицинской и фармацевтической сфере;
• противопоставление основывалось не на российской заявке, а на международной регистрации;
• правообладателем являлась иностранная компания из Турции.

В таких случаях стандартные доводы о различиях обозначений далеко не всегда позволяют преодолеть отказ.

Что мы сделали
1. Проанализировали деятельность турецкой компании
Перед обращением к правообладателю мы изучили:

• сайт компании;
• фактическую деятельность;
• ассортимент товаров;
• направления использования знака SOMAFIX.

В ходе анализа было установлено, что турецкая компания фактически занимается:

• строительной химией;
• клеями;
• герметиками;
• монтажными материалами;
• промышленной продукцией.

При этом российский заявитель работал в иной сфере.

2. Подготовили аргументированное обращение правообладателю
Мы подготовили официальное письмо на русском и английском языках с подробным объяснением ситуации.
В письме было указано:

• компании не являются конкурентами;
• товары отличаются по назначению;
• использование знаков не приведет к смешению потребителей;
• заявитель заинтересован в мирном урегулировании вопроса.

Также мы отдельно обозначили, что при отсутствии возможности договориться заявитель будет вынужден рассматривать механизмы аннулирования международной регистрации в неиспользуемой части.
Это позволило сделать переговорную позицию более сильной.

3. Получили письмо-согласие от иностранного правообладателя
После переговоров удалось получить официальное письмо-согласие от турецкой компании SOMA KIMYA SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI.
В письме правообладатель подтвердил:

• отсутствие возражений против регистрации;
• согласие на сосуществование товарных знаков;
• отсутствие риска смешения.

Письмо было подготовлено сразу на двух языках — русском и английском — и направлено в Роспатент.

4. Подали ответ в Роспатент
После получения согласия был подготовлен официальный ответ на уведомление экспертизы.
В ответе мы указали:

• что письмо-согласие получено;
• что оригинал направлен в Роспатент;
• что обозначения не являются тождественными;
• что иных препятствий для регистрации экспертиза не выявила.

Также заявитель согласился с корректировкой охраноспособности отдельных элементов обозначения.

Результат
Удалось преодолеть предварительный отказ Роспатента и продолжить регистрацию товарного знака, несмотря на наличие международной регистрации иностранной компании.
Кейс показал, что даже при наличии сильного противопоставления можно выстроить рабочую стратегию через:

• переговоры с правообладателем;
• анализ фактической деятельности;
• аргументацию отсутствия конкуренции;
• получение письма-согласия.

Что показывает этот кейс
Во многих случаях предварительный отказ — это не тупиковая ситуация.
Даже если противопоставление основано на:

• международной регистрации;
• иностранном правообладателе;
• сходных обозначениях,

вопрос можно решить через грамотную переговорную стратегию и правильно оформленное письмо-согласие.

Кейс: как удалось преодолеть предварительный отказ Роспатента по товарному знаку HOMELEMENT
Ситуация
К нам обратился заявитель после получения предварительного отказа Роспатента по заявке на товарный знак HOMELEMENT для товаров и услуг 03 и 35 классов МКТУ.
Экспертиза указала, что обозначение сходно до степени смешения сразу с несколькими товарными знаками:

• HOME ELEMENTS;
• ELEMENT HOME;
• HOELEMENT.

Роспатент посчитал, что регистрация невозможна на основании пункта 6 статьи 1483 ГК РФ.
Ситуация была сложной, поскольку противопоставления касались одновременно:

• товаров 03 класса;
• услуг 35 класса;
• нескольких разных правообладателей.

Что мы сделали
1. Полностью пересобрали перечень товаров и услуг
Первым этапом мы сократили и переработали перечень.
Из 03 класса были удалены:

• косметика;
• парфюмерия;
• шампуни;
• средства личной гигиены;
• ароматизаторы и уходовые средства.

В заявке оставили только товары бытовой химии:

• средства для стирки;
• средства для мытья посуды;
• чистящие и обезжиривающие составы;
• средства для уборки.

По 35 классу также были исключены:

• маркетинговые услуги;
• реклама;
• консалтинг;
• HR и бизнес-услуги;
• аналитика и посреднические сервисы.

Оставлены только базовые услуги торговли товарами.

2. Сняли одно из противопоставлений полностью
Во время подготовки ответа мы проверили статус противопоставленной заявки HOME ELEMENTS.
Выяснилось, что по ней уже принято решение об отказе в регистрации.
Это позволило полностью снять одно из ключевых оснований отказа.
Позже Роспатент прямо указал в решении, что противопоставление снято именно по этой причине.

3. Доказали неоднородность товаров 03 класса
Основной акцент был сделан на различии между:

• бытовой химией;
• косметическими и уходовыми средствами.

Мы подробно расписали различия по:

• назначению товаров;
• составу;
• потребительским свойствам;
• каналам продаж;
• кругу потребителей;
• взаимозаменяемости.

В ответе отдельно подчеркивалось:

• бытовая химия предназначена для уборки и очистки;
• косметика и шампуни — для ухода за человеком;
• товары располагаются в разных товарных категориях;
• потребитель не воспринимает их как товары одного производителя.

4. Разделили торговые услуги и маркетинговые услуги
По 35 классу экспертиза первоначально посчитала услуги однородными.
Мы показали, что:

• торговля товарами;
• маркетинг;
• реклама;
• бизнес-консалтинг

относятся к разным видам деятельности и имеют различное назначение.
В ответе был подготовлен подробный сравнительный анализ:

• по целям услуг;
• по кругу потребителей;
• по каналам оказания;
• по взаимозаменяемости.

Результат
После рассмотрения доводов Роспатент снял все основания для отказа и принял решение о регистрации товарного знака HOMELEMENT.
Экспертиза отдельно указала, что:

• учла скорректированный перечень;
• приняла во внимание доводы заявителя;
• сняла противопоставления по ранее указанным знакам.

Товарный знак был успешно зарегистрирован в отношении товаров и услуг 03 и 35 классов МКТУ.

Что показывает этот кейс
Даже если Роспатент противопоставляет сразу несколько похожих обозначений, это не означает автоматический отказ.
Во многих случаях ситуацию можно исправить за счет:

• грамотного сокращения перечня;
• правильного разделения товаров и услуг;
• анализа неоднородности;
• проверки актуального статуса противопоставленных заявок;
• сильной аргументации по критериям однородности.

Кейс: как удалось преодолеть предварительный отказ Роспатента по товарному знаку Coffeeleo
Ситуация
К нам обратился заявитель после получения предварительного отказа Роспатента по заявке на товарный знак Coffeeleo для услуг 43 класса МКТУ.
Экспертиза посчитала обозначение сходным до степени смешения с ранее зарегистрированным товарным знаком LEO COFFEE SHOP.
Основанием отказа стал пункт 6 статьи 1483 ГК РФ.
На первый взгляд ситуация выглядела рискованной, поскольку оба обозначения относились к сфере кафе и ресторанных услуг.

Что мы сделали
1. Сделали акцент на общем впечатлении от обозначений
Основная задача заключалась в том, чтобы показать:
обозначения воспринимаются потребителем совершенно по-разному.
Мы указали, что:

• Coffeeleo — это единое слово;
• LEO COFFEE SHOP — словосочетание из трех отдельных слов.

Также мы обратили внимание экспертизы, что:

• в противопоставленном знаке используется кириллица и латиница одновременно;
• слова расположены отдельно;
• композиция обозначений различается визуально и фонетически.

2. Показали недопустимость искусственного разделения слова
Ключевой частью стратегии стал аргумент о том, что Роспатент не вправе искусственно делить единый словесный элемент «Coffeeleo» на части для поиска сходства.
Мы сослались на практику Палаты по патентным спорам и Суда по интеллектуальным правам, согласно которой:

• единое слово не должно разделяться на форманты;
• оценка должна производиться по общему восприятию обозначения.

В ответе отдельно подчеркивалось:
если сравнивать обозначения корректно, целиком, то они создают различное зрительное, фонетическое и смысловое впечатление.

3. Разобрали слабость противопоставленного элемента
Мы также указали, что слова «COFFEE SHOP» в противопоставленном товарном знаке являются неохраняемыми элементами и не выполняют основную индивидуализирующую функцию.
Соответственно, сравнение должно было производиться:

• либо между обозначениями целиком;
• либо между индивидуализирующими элементами.

При таком подходе сходство существенно снижалось.

4. Усилили позицию судебной практикой
Для усиления позиции были приведены:

• практика Верховного Суда РФ;
• практика Суда по интеллектуальным правам;
• решения Палаты по патентным спорам.

В ответе подробно раскрывалось, что:

• при оценке сходства важно общее впечатление;
• нельзя анализировать только отдельные совпадающие элементы;
• графика, композиция и сочетание элементов могут полностью менять восприятие обозначения.

5. Дополнительно подчеркнули визуальные различия
Отдельно были расписаны:

• различное цветовое исполнение;
• разные изобразительные элементы;
• различное расположение словесных элементов;
• использование разных алфавитов.

Мы показали, что обозначения создают разное общее зрительное впечатление и не воспринимаются как связанные между собой бренды.

Результат
После рассмотрения наших доводов Роспатент снял основания для отказа и принял решение о регистрации товарного знака Coffeeleo.
Экспертиза прямо указала, что основания для отказа были сняты именно с учетом доводов заявителя, представленных в ответ на уведомление.
Товарный знак был успешно зарегистрирован для услуг 43 класса МКТУ.

Что показывает этот кейс
Даже если в обозначениях присутствуют схожие элементы, это не означает автоматическое сходство до степени смешения.
Во многих случаях ключевую роль играют:

• общее восприятие обозначения;
• композиция словесных элементов;
• графика и визуальная подача;
• невозможность искусственного разделения единого слова;
• грамотное использование судебной практики.

Кейс: как удалось преодолеть отказ Роспатента по товарному знаку SHE KILLED
Ситуация
К нам обратился заявитель после получения предварительного отказа Роспатента по заявке на товарный знак SHE KILLED для товаров и услуг 03, 25 и 35 классов МКТУ.
Экспертиза посчитала, что обозначение:

• противоречит общественным интересам;
• нарушает принципы гуманности и морали;
• может вызвать возмущение общества.

Основанием отказа стал подпункт 2 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ.
Причиной претензий стало то, что словосочетание «SHE KILLED» в дословном переводе с английского языка означает «ОНА УБИЛА».

Что осложняло ситуацию
Это был не стандартный отказ по сходству с другими товарными знаками.
В подобных случаях экспертиза оценивает:

• моральное восприятие обозначения;
• общественные нормы;
• возможную негативную реакцию потребителей.

Проблема заключалась в том, что такие критерии во многом субъективны, а практика по подобным отказам неоднородна.

Что мы сделали
1. Показали неоднозначность восприятия выражения
Основной акцент был сделан на том, что выражение «SHE KILLED» не имеет исключительно буквального значения.
Мы подробно расписали, что в английском языке подобные выражения часто используются в переносном смысле:

• «произвести сильное впечатление»;
• «сразить наповал»;
• «выступить очень ярко»;
• «всех удивить».

В ответе был приведен пример распространённого выражения:
“She killed the audience”
которое не воспринимается как призыв к насилию, а означает исключительно положительную эмоциональную реакцию публики.

2. Разграничили реальные аморальные обозначения и спорное выражение
Мы отдельно указали, что к обозначениям, противоречащим морали, обычно относятся:

• нецензурная лексика;
• экстремистские призывы;
• выражения, унижающие достоинство;
• прямые оскорбления;
• пропаганда насилия или запрещённых действий.

При этом словосочетание «SHE KILLED»:

• не содержит брани;
• не призывает к насилию;
• не нарушает общественный порядок;
• не направлено на унижение кого-либо.

3. Использовали практику самого Роспатента
Для усиления позиции мы собрали примеры ранее зарегистрированных товарных знаков со словами:

• KILLER;
• DEATH;
• ЧЕРНАЯ СМЕРТЬ;
• и другими аналогичными элементами.

В ответе был сделан важный акцент:
если Роспатент уже неоднократно предоставлял охрану обозначениям со схожей смысловой нагрузкой, то подход к заявке SHE KILLED также должен быть единообразным.

4. Сослались на практику Суда по интеллектуальным правам
Мы дополнительно привели судебную практику СИП, согласно которой:

• правовые подходы к сходным обозначениям должны быть единообразными;
• Роспатент не вправе произвольно менять подход к оценке аналогичных обозначений.

Также в ответе были использованы ссылки:

• на Конституцию РФ;
• на позиции Конституционного Суда РФ;
• на принцип правовой определённости и равенства участников правоотношений.

5. Подготовили комплексную правовую позицию
В ответе мы показали, что:

• восприятие выражения является вариативным;
• отсутствуют доказательства негативной реакции общества;
• обозначение не нарушает нормы морали;
• вывод экспертизы основан исключительно на субъективной оценке.

Результат
После рассмотрения доводов заявителя Роспатент снял основание для отказа по подпункту 2 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ.
Экспертиза прямо указала, что решение о регистрации принято с учетом доводов и дополнительных материалов, представленных заявителем.
Товарный знак SHE KILLED был успешно зарегистрирован для товаров и услуг 03, 25 и 35 классов МКТУ.

Что показывает этот кейс
Даже если Роспатент считает обозначение:

• спорным;
• провокационным;
• противоречащим морали,

это ещё не означает окончательный отказ.
Во многих случаях ключевую роль играет:

• грамотная правовая аргументация;
• анализ языкового восприятия;
• судебная практика;
• ссылки на уже зарегистрированные обозначения;
• последовательная защита позиции заявителя.

Кейс: как удалось преодолеть предварительный отказ Роспатента по товарному знаку UNICOR
Ситуация
К нам обратился заявитель после получения предварительного отказа Роспатента по заявке на товарный знак UNICOR для услуг 36 и 41 классов МКТУ.
Экспертиза посчитала обозначение сходным до степени смешения с международной регистрацией UNICORN.
Противопоставленный товарный знак имел международную регистрацию №964708 и охранялся в отношении услуг 36 и 41 классов МКТУ.
Основанием отказа стал пункт 6 статьи 1483 ГК РФ.
На первый взгляд ситуация выглядела сложной:

• обозначения отличались всего одной буквой;
• слова имели практически одинаковое начало;
• услуги пересекались по классам МКТУ.

Что мы сделали
1. Сделали акцент на семантических различиях
Основная стратегия была построена не на фонетике, а на различии смыслового восприятия обозначений.
Мы указали, что:

• «UNICORN» имеет конкретный перевод и устойчивую ассоциацию;
• слово означает «единорог» — известное мифическое существо;
• данный образ является ярким и легко узнаваемым потребителями.

В то же время обозначение UNICOR:

• не имеет перевода;
• является фантазийным;
• не формирует устойчивого смыслового образа.

Мы показали, что потребитель воспринимает:

• UNICORN — как конкретный образ мифического животного;
• UNICOR — как самостоятельное фантазийное обозначение.

2. Подробно разобрали критерии сходства
В ответе мы сослались на Правила Роспатента, согласно которым сходство оценивается:

• по фонетическим признакам;
• по графическим признакам;
• по семантическим признакам.

Отдельно подчеркнули, что:

• признаки анализируются в совокупности;
• совпадение отдельных букв само по себе не означает смешение;
• определяющим может быть именно смысловой критерий восприятия.

3. Оспорили вывод об однородности услуг
Экспертиза первоначально посчитала услуги однородными только потому, что они относились к одним и тем же классам МКТУ.
Мы подробно указали, что услуги по международной регистрации фактически относятся к:

• программному обеспечению;
• компьютерным технологиям;
• IT-сфере.

При этом заявитель использовал обозначение для совершенно иных направлений:

• финансовых услуг;
• недвижимости;
• образовательных и развлекательных услуг.

В ответе был сделан акцент на:

• различии назначения услуг;
• различии круга потребителей;
• отсутствии взаимозаменяемости;
• различии сфер деятельности.

4. Показали отсутствие вероятности смешения
Мы отдельно обратили внимание экспертизы, что:
образ «единорога» настолько ярко воспринимается потребителями, что вероятность смешения с фантазийным обозначением UNICOR является минимальной.
Также было указано, что:

• потребитель воспринимает обозначения целиком;
• наличие общей основы UNI не делает обозначения автоматически сходными;
• разные смысловые ассоциации существенно меняют общее впечатление от брендов.

Результат
После повторного рассмотрения материалов заявки Роспатент снял противопоставление по международной регистрации №964708.
Экспертиза прямо указала, что решение принято с учетом представленного ответа заявителя.
Товарный знак UNICOR был успешно зарегистрирован для услуг 36 и 41 классов МКТУ.

Что показывает этот кейс
Даже если обозначения:

• отличаются всего одной буквой;
• имеют близкое звучание;
• зарегистрированы в одинаковых классах,

это ещё не означает автоматический отказ.
Во многих случаях ключевую роль играет:

• анализ общего восприятия обозначений;
• различие смысловых ассоциаций;
• правильная работа с критерием однородности услуг;
• грамотная правовая аргументация.